Protección de marca de renombre. Falta de evocación y transferencia de imagen

Actualidad Contratos Mercantiles. Octubre 2025

Protección de marca de renombre. Falta de evocación y transferencia de imagen Aunque ambas marcas se apliquen a productos de la misma clase (25 del nomenclátor), las diferencias gráficas, fonéticas y conceptuales son suficientes para excluir cualquier confusión. El renombre no garantiza por sí solo la infracción del derecho de marcas, siendo necesario acreditar la existencia de evocación o perjuicio efectivo.MCM nº 2481
18 La empresa titular de la marca internacional «DIESEL» para prendas de vestir, calzado y sombrerería, con renombre en el sector de moda juvenil y estilo denim, se comercializa en España y globalmente con amplia notoriedad y presencia publicitaria. Otra empresa registró y usa la marca mixta «ODISEL» para calzado, con presencia limitada a su página web y redes sociales, y registró el nombre de dominio «odisel.com». Diesel solicita la nulidad de la marca y cese de uso por riesgo de confusión y aprovechamiento indebido del renombre. Diesel alega infracción de la LM art.6.1.b), 8.1 y 34.2.c), por no haberse valorado la identidad de productos y el principio de interdependencia entre signos y productos, por no realizar una apreciación global sobre el posible aprovechamiento indebido del renombre de la marca “DIESEL”, por no haber aplicado los criterios jurisprudenciales de riesgo de confusión en la acción de nulidad y por no valorar si había existido un aprovechamiento indebido o perjuicio para el renombre y carácter distintivo de la marca. El TS desestima todos los motivos aducidos, declarando que la sentencia recurrida aplicó el juicio global de confusión incluyendo factores fonéticos, gráficos y conceptuales, siguiendo la doctrina del TJUE sobre la interdependencia de dichos factores (p.e. TJUE 12-6-19, C-705/17EDJ 2019/603562 - Hansson-). No basta la identidad de productos sin que concurra una similitud relevante entre los signos. Respecto a la protección reforzada de la marca renombrada, el Tribunal Supremo recuerda que la última reforma de la Ley de Marcas evada a cabo por el RDL 23/2018, transpone la Dir (UE) 2015/2436, relajando la distinción entre marca notoria y renombrada y unificando el requisito en el renombre de la marca. Tanto la jurisprudencia europea (entre otras, TJUE 12-3-19, C-320/2007EDJ 2019/16389 -Nasdaq-) como la nacional exigen una apreciación global, que incluya el grado de conocimiento de la marca, la intensidad, extensión y duración del uso y la importancia de las inversiones en publicidad. La transferencia de valor (ventaja desleal) exige que el «vínculo» entre ambos signos sea suficientemente acusado para producir una transferencia del atractivo y prestigio de la marca renombrada. Analizando todos los elementos del caso dada la ausencia de evocación o vínculo suficiente entre «DIESEL» y «ODISEL» por sus notables diferencias gráficas, fonéticas y conceptuales (aprecio reforzado por la orientación, público objetivo, precios y características del producto de cada una), no cabe apreciar dicha ventaja desleal ni perjuicio al renombre de la marca anterior.TS 30-9-25, EDJ 710283