Caducidad de una marca declarada con posterioridad a la interposición de la demanda ante la Audiencia Provincial

Actualidad Contratos Mercantiles. Octubre 2025

• MCM nº 2531
• 2658

El litigio tiene su origen en la denegación por parte de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) de la solicitud de registro de una marca nacional figurativa para la clase 43 (servicios de restauración y alimentación). Dicha denegación se fundamentó en la existencia de riesgo de confusión con una marca anterior mixta registrada, consistente en el signo «CARNAL», registrado también para la clase 43, así como para las clases 29 y 30, conforme a la LM art.6.1 b).
Tras la denegación del registro en vía administrativa, se presentó demanda ante la Audiencia Provincial contra dicha resolución de la OEPM alegando que no existía riesgo de confusión, ante la falta de semejanza entre las marcas. Sin embargo, cuando la demanda ya estaba en trámite, se presentó un escrito ante la Audiencia Provincial en el que se comunicaba la formalización ante la OEPM de una solicitud de caducidad por falta de uso contra la marca opositora y se solicitaba la suspensión del procedimiento hasta que recayera resolución firme. Dicha solicitud fue denegada.
Posteriormente, y antes de que se dictase sentencia, se aportó documentación consistente en la resolución de la OEPM por la que estimaba la caducidad de la marca oponente, junto a la petición a la OEPM para que procediera con urgencia a la cancelación formal esa marca oponente. Tras esto, la Audiencia dictó sentencia desestimatoria al considerar que el enjuiciamiento debía llevarse a cabo respecto de la situación existente al presentarse la demanda, sin que cupiera introducir hechos nuevos.
El Tribunal Supremo entra a analizar la caducidad de la marca oponente posterior a la interposición de la demanda ante la Audiencia Provincial. Para ello expone las reglas generales sobre la perpetuatio iurisdictionis y la posibilidad de introducir hechos nuevos en virtud de la LEC art.413.1, en particular, cuando la innovación priva definitivamente de interés legítimo a alguna de las partes. El Tribunal estima que en este caso la declaración de caducidad de la marca oponente sí constituye una circunstancia relevante que debía haberse considerado en la sentencia recurrida, ya que hace perder el interés legítimo para oponerse al registro de la nueva marca. Asimismo, conforme a lo establecido en la LM art.60.1, la caducidad de la marca oponente surte efectos desde la fecha de su solicitud (que fue anterior a la resolución del procedimiento en primera instancia), eliminando así el obstáculo que motivó la denegación administrativa.
Consecuentemente, se anula la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona y se ordena el registro de la marca para la clase 43.
TS 24-9-25, EDJ 718746